Lorsque vous souhaitez déposer et exploiter une marque, il est vivement conseillé, préalablement à tout dépôt, d’effectuer une recherche d’antériorité afin de vous assurer que le signe que vous entendez protéger est disponible.
S’assurer qu’aucun tiers n’est titulaire d’un titre de propriété intellectuelle sur un signe identique ou similaire à la marque que vous entendez protéger, est une mesure préventive indispensable pour éviter qu’une opposition ne soit dirigée à l’encontre de votre dépôt de marque, ou encore que vous vous retrouviez à votre insu, dans le cadre d’une action en contrefaçon.
La «recherche d’antériorité» est le travail réalisé par un avocat ou un conseil spécialisé en propriété intellectuelle, qui consiste précisément à s’assurer que le nom que vous entendez donner à votre marque est disponible et ne porte pas atteinte aux droits de tiers.
Qu’est-ce que la recherche d’antériorité pour une marque ?
La recherche d’antériorité doit s’effectuer avant de déposer sa marque.
En France, lorsqu’une marque est déposée puis publiée par l’INPI, les tiers disposent d’un délai de 2 mois (3 mois pour les marques de l’Union Européennes) pour former opposition à l’encontre de votre demande d’enregistrement si votre marque s’avère identique ou similaire.
Dans l’hypothèse où un tiers s’oppose à votre marque dans ce délai, l’INPI est alors chargée de décider si votre marque peut être ou non enregistrée. Pour prendre cette décision, l’institut examinera notamment s’il existe un risque de confusion entre les signes. Ce risque de confusion existe dès lors que les marques sont identiques, mais peut également exister lorsque les marques sont similaires d’un point de vue visuel, conceptuel et/ou phonétique.
Une procédure d’opposition génère nécessairement un coût, les parties étant amenées à se défendre en répondant à l’opposition par un écrit, généralement rédigé par un conseil spécialisé. C’est pourquoi il est vivement conseillé, afin d’éviter cette situation, d’effectuer une recherche d'antériorité préalablement à tout dépôt.
Précisions sur les éléments verbaux d’une marque
Deux types de recherches d’antériorités peuvent être effectuées.
Recherche à l’identique
Elle permet au titulaire de la demande d’enregistrement de prendre connaissance des marques, dénominations sociales et noms de domaines strictement identiques au signe qu’il souhaite déposer.
Cette recherche assure que la dénomination que l’on entend donner à sa marque est disponible pour les produits et/ou services que l’on entend protéger. En revanche, elle ne permet pas de s’assurer que cette dénomination ne porte pas atteinte aux droits antérieurs de tiers en cas de similarité pouvant entraîner une confusion aux yeux des consommateurs.
La recherche à l’identique peut être réalisée grâce aux bases en accès libre de l’INPI, mais se révèle très insuffisante puisque le résultat des recherches est souvent incomplet. Par ailleurs, il est très difficile de remplacer l’expérience d’un avocat spécialisé qui sera seul à même d’apprécier les risques que vous encourrez.
Recherche de similarités
Elle seule permet de savoir si une marque est bien disponible avant d'être déposée. Cette recherche vise les marques, dénominations sociales et noms de domaines similaires antérieurs, susceptible de générer un risque de confusion.
Cette recherche de similitude est le plus souvent réalisée par un avocat spécialisé en la matière. L’avocat dispose des outils juridiques et des connaissances nécessaires en droit des marques pour apprécier au mieux les risques encourus par le dépôt.
La recherche d’antériorité par similarité, effectuée par un avocat spécialisé en propriété intellectuelle, permet de s’assurer que le signe souhaité est disponible pour les produits et services souhaités et ainsi de déterminer s’il existe des marques, des noms de domaine et des dénominations sociales similaires antérieurs susceptibles de constituer des risques eu égard à l’exploitation de ce terme.
En ce qui concerne les marques : la recherche d’antériorité s’effectue parmi les marques produisant leurs effets sur le territoire français, parmi les marques de l’Union européenne et parmi les marques internationales désignant la France.
En ce qui concerne les noms de domaine : les tribunaux s’accordent pour statuer qu’un nom de domaine antérieur qui serait exploité pour des produits identiques ou similaires à ceux d’une demande d’enregistrement de marque peut constituer une antériorité opposable à la marque postérieure.
En ce qui concerne les dénominations sociales : l'article 711-4 du Code de propriété intellectuelle dispose qu’un signe ne peut être adopté à titre de marque s’il porte atteinte à des droits antérieurs et notamment à une dénomination ou raison sociale s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
De même, un signe ne peut être adopté à titre de marque s’il porte atteinte à un nom commercial antérieur connu sur l’ensemble du territoire national, entrainant un risque de confusion dans l’esprit du public.
Quels risques si je n’effectue pas cette recherche d’antériorité ?
La recherche d’antériorité est un travail de fond qui ne se limite pas à la simple lecture d’un listing de marques de manière autonome par le déposant lui-même.
Lors de sa recherche, l’avocat en propriété intellectuelle opère une réelle interprétation et une analyse de similarité entre les signes et les produits et/services, vérifie si la marque est exploitée par un tiers, effectue des recherches sur l’activité du titulaire ou encore observe si celui-ci est actif dans la protection de ses droits. Pour les marques présentant un risque sérieux, l’avocat s’attachera à effectuer des recherches de jurisprudence pour déterminer précisément le risque encouru par l’entrepreneur.
Ce n’est qu’à partir de ce travail de fond qu’il est possible d’apprécier les risques du dépôt ou encore d’opérer une stratégie pour que la marque souhaitée n'encourt aucun risque juridique dont les conséquences financières, mais aussi d’image pour l’entreprise pourraient être importantes.
