Licence d’exploitation : définition et sécurisation

Lorsque l’on est entrepreneur et titulaire de droits de propriété intellectuelle, il peut être intéressant voire stratégique de concéder à un tiers une licence d’exploitation. Cependant, les intérêts, les caractéristiques ou même le contenu d’un contrat de licence d’exploitation peuvent parfois être flous.

Vous souhaitez céder une licence d’exploitation ? Vous vous interrogez sur la procédure et les modalités de cette opération ? Sur la manière de la sécuriser ?

Maître Marie Marcotte, avocate spécialisée en droit commercial, propriété intellectuelle et droit du numérique, décrypte pour vous le sujet de la licence d’exploitation et de sa sécurisation.

La licence d’exploitation : qu’est-ce que c’est ?

Une licence d’exploitation est un contrat par lequel une personne physique ou morale (le concédant) donne à un tiers (le licencié) le droit d’exploiter un droit de propriété intellectuelle, tel qu’une marque, un brevet, des droits d’auteur, un logiciel ou encore un dessin ou modèle protégé. Le concédant reste pleinement propriétaire de son produit ou service mais autorise le licencié à l’exploiter commercialement.

Cette licence peut être :

• Exclusive, c’est-à-dire qu’elle donne au licencié un droit exclusif d’utilisation  ou non-exclusive, lorsque ce droit peut être accordé à plusieurs personnes.
• Partielle, c’est-à-dire qu’elle porte uniquement sur une partie de la marque, de l’invention ou du dessin ou modèle (limitation en termes de territoire et/ou de secteur d’activité) ou totale, lorsque l’autorisation ne comporte pas de limitation particulière.
• À titre gratuit ou, le plus souvent, à titre onéreux.

Les intérêts d’un tel contrat sont multiples. Dans le cas d’une licence de marque, pour le concédant, il peut s’agir, à travers la mise à disposition d’un tiers, de faire connaître sa marque, d’en augmenter la notoriété ou de développer un réseau. Dans le cas d’un logiciel, l’avantage va être de faire fructifier son produit tout en restant pleinement propriétaire. La licence peut également être source de revenus stables pour votre entreprise.

Pour le licencié, l’intérêt va essentiellement être commercial et financier : on lui accorde l’autorisation d’exploiter commercialement un produit ou un service.

Les différents types de licences

Le contrat de licence peut porter sur l’exploitation de différents éléments, notamment une marque, un brevet, un dessin ou modèle ou encore un logiciel.

Licence d'exploitation et marque 

L’article L714-1 alinéa 4 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : 

"Les droits attachés à une marque peuvent faire l’objet, pour tout ou partie du territoire et des produits ou services protégés, d’une concession de licence d’exploitation exclusive ou non exclusive".

Avec un contrat de licence d’exploitation d’une marque, le concédant accorde au licencié notamment le droit d’utiliser la marque et de la reproduire.

Licence d'exploitation et brevet

L’article L613-8 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet :

«(…) peuvent faire l’objet, en totalité ou en partie, d’une concession de licence d’exploitation, exclusive ou non exclusive ».

Dans le cas de la conclusion d’un contrat de licence d’exploitation portant sur un brevet, le titulaire de la licence est autorisé à fabriquer l’invention technique objet du brevet puis de la commercialiser. Il peut également l’utiliser, dans le cadre de la fabrication d’autres produits par exemple.

Licence d'exploitation et dessin ou modèle

L’article L513-2 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que :

« Sans préjudice des droits résultant de l’application d’autres dispositions législatives (…) l’enregistrement d’un dessin ou modèle confère à son titulaire un droit de propriété qu’il peut céder ou concéder ».

Lorsque le contrat de licence d’exploitation porte sur un dessin ou modèle, le licencié est autorisé à reproduire le design et, éventuellement, l’intégrer sur d’autres produits. Enfin, il peut également vendre ces produits.

Licence d'exploitation et logiciel

Bien qu’aucun texte législatif ne le prévoie de manière explicite, établir un contrat de licence d’exploitation portant sur un logiciel est possible et recommandé. L’essor de l’économie digitale et du numérique a d’ailleurs contribué à accentuer considérablement l’importance de ces licences.

Par le biais de ce contrat, le concédant va, tout en restant propriétaire du logiciel, autoriser le licencié à l’exploiter. En effet, à condition d’être une œuvre originale, le logiciel est protégé par le droit d’auteur. Il peut donc faire l’objet d’un contrat de licence d’exploitation, au même titre que des écrits, des films, des bâtiments architecturaux ou encore des compositions musicales.

Distinction avec d’autres notions

Le contrat de licence d’exploitation est parfois confondu avec certains autres concepts comme la cession de droits ou le contrat de franchise. 

Licence d'exploitation et cession de droits

La cession de droit entraîne, contrairement à la licence d’exploitation, un transfert de propriété. En effet, avec la licence, le concédant reste propriétaire de la marque, du brevet ou du logiciel par exemple. Au contraire, la cession de droit a pour objet la transmission de la marque, brevet ou logiciel à un tiers, qui en devient donc propriétaire.

Cette distinction entraîne des conséquences, notamment concernant une éventuelle action en contrefaçon : en cas de cession de droit, c’est la personne à qui les droits sont transmis qui devient compétente, alors qu’en cas de licence d’exploitation, le concédant, puisqu’il est toujours propriétaire, demeure la personne ayant la qualité pour agir.

Licence d'exploitation et contrat de franchise

Il convient également de distinguer le contrat de licence de marque et le contrat de franchise. Ces deux notions, souvent confondues, sont pourtant caractérisées par des différences notoires.

La confusion résulte notamment du fait qu’un contrat de franchise contient nécessairement une licence d’exploitation. Cependant, alors que le contrat de licence d’exploitation a pour seul objet d’autoriser le licencié à exploiter une marque dans le cadre de sa propre activité, le contrat de franchise implique le transfert d’un savoir-faire, de signes distinctifs ainsi qu’une formation et une assistance au franchisé. Le contrat de franchise est un modèle de collaboration entre le franchiseur et le franchisé.

Les mentions principales d’un contrat de licence d’exploitation

Un contrat de licence d’exploitation doit contenir un certain nombre de clauses, parmi lesquelles :

• une clause précisant l’objet du contrat, sa durée et le territoire sur lequel porte la licence ;
• une clause relative aux obligations du concédant, notamment l’obligation de délivrance, une obligation d’exclusivité et des garanties dues par le concédant au licencié ;
• une clause relative aux obligations du licencié, notamment des obligations liées aux conditions d’exploitation, une obligation de non-concurrence ou encore des obligations relatives à la comptabilité ;
• une clause précisant les modalités financières du contrat, notamment les redevances que s’engage à verser le licencié au concédant ;
• il est également fortement conseillé d’intégrer une clause prévoyant des obligations relatives à la confidentialité ;
• afin de préparer la fin du contrat, une clause relative à la résiliation de ce dernier ;
• une clause concernant la cession du contrat ;
• enfin, une clause relative au droit applicable et au règlement des litiges.

Le rôle de l’avocat spécialisé

Compte tenu de la complexité que peut revêtir l’élaboration d’un contrat de licence d’exploitation, qu’il concerne une marque, un brevet ou encore un logiciel, il est fortement conseillé de faire appel à un expert du droit. Il pourra vous conseiller sur le type de licence qui correspond le mieux à vos intérêts ou encore vous assister lors de la rédaction du contrat.

En vous faisant aider par un avocat spécialisé, vous aurez la garantie de mettre en place un système répondant à vos besoins et sécurisé.