Le guide pour tout savoir sur la procédure de dépôt de marque 

Le dépôt d’une marque apparaît souvent aux yeux des jeunes entrepreneurs comme une simple formalité. Ceci peut paraître encore plus vrai lorsque le dépôt et l’enregistrement de la marque s’effectuent aujourd’hui en ligne auprès de l’INPI (Institut national de la propriété industrielle). 

Pourtant, nombreuses sont les étapes à ne pas négliger en amont du dépôt mais aussi une fois la marque déposée. Les erreurs sont fréquentes et peuvent être lourdes de conséquences pour l’image d’une société, voire dans certains cas pour sa survie. C’est la raison pour laquelle il est vivement conseillé de se faire accompagner par un conseil spécialisé.

Alors quelles sont les précautions à prendre pour déposer une marque ? Quelles sont les erreurs souvent commises ? 

Cet article décrypte pour vous la procédure à suivre et vous livre quelques conseils exclusifs. 

Qu’est-ce qu’une marque et pourquoi la protéger ?

Dans un premier temps, il est important de rappeler concrètement ce qu’est une marque. 

L’article L711-1 du Code de la propriété intellectuelle définit la marque comme “un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale de ceux d'autres personnes physiques ou morales”.

Concrètement, une marque va vous permettre de distinguer vos produits et services de ceux de vos concurrents. C’est grâce à votre marque que votre clientèle sera en mesure de vous reconnaître. C’est l’image de votre société et un gage de crédibilité aux yeux de votre clientèle. 

Mais alors pourquoi la protéger ? 

Tout d’abord parce que votre marque est aussi et surtout un actif immatériel très important de votre entreprise. C’est un atout indéniable pour la compétitivité de votre société, pour sa stratégie industrielle et marketing. Comme tout élément du patrimoine de votre société, c’est un atout que vous pourrez valoriser. Elle vous permettra notamment de conclure des contrats de distribution, de licence de marque, ou encore créer un réseau de franchises … etc. 

En outre, une fois votre marque déposée, vous obtenez le monopole de son exploitation. Ceci vous permettra notamment d’agir à l’encontre d’actes de contrefaçon par exemple ou de vous opposer à des demandes de marques similaires ou identiques, mais encore faut-il bien mettre en place une surveillance de sa marque.  

Comment choisir son nom de marque ?

Une marque peut prendre différentes formes. Il peut s’agir d’un mot, d’un slogan, de chiffres, d’un logo, d’un dessin, d’un son, etc. 

Toutefois la liberté dans le choix d’une marque n’est pas sans limite. L’article L711-2 du code de la propriété intellectuelle fait état d’une série d’exclusions 

En effet, pour être protégée, une marque doit réunir certains critères : 

• être distinctive et ne pas être descriptive : elle doit permettre au public de distinguer vos produits et services de ceux de vos concurrents et il faut bien faire attention à ce critère car depuis quelques années l’INPI est particulièrement sévère quant à l'appréciation du caractère distinctif. En vous faisant accompagner par un avocat, vous serez conseillé sur la marque à déposer ce qui vous évitera ainsi un refus de l’INPI ;   
• être disponible : c’est-à-dire qu’elle ne reproduit ou n’imite pas une marque précédemment déposée pour des produits et services similaires aux vôtres ou ou encore  une dénomination sociale, un nom de domaine dans un secteur d’activité similaire ou identique au vôtre  ;  
• ne pas être contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public : le signe ne doit pas être contraire à une loi ou un règlement et ne pas porter atteinte à des principes essentiels, au bon fonctionnement de la société. Ainsi, ne peuvent être déposés les termes injurieux, ceux incitant à la haine, à la violence raciale ou à l’intolérance religieuse, etc ; 
• ne pas être déceptive, trompeuse ou laudative : le signe ne doit pas induire en erreur le consommateur sur les caractéristiques essentielles du produit, sa nature ou sa provenance.

Il est donc très important de prendre le temps de bien choisir votre signe et de vous faire accompagner par un avocat spécialisé. A défaut, vous risquez de vous voir opposer un refus lors du dépôt de votre dossier de la part de l’INPI et de perdre les frais que vous avez engagés. 

L’importance de la recherche de disponibilité et d'antériorité

Comme évoqué précédemment, pour être protégeable, votre marque doit notamment être disponible. 

En France, la marque appartient au premier déposant. Il est donc essentiel de vous demander si une marque identique ou similaire a déjà été déposée pour des services ou produits similaires aux vôtres. 

Il en va de même pour les noms de domaine ou les dénominations sociales antérieures qui seraient exploitées dans un même domaine d’activité.

Pour vérifier cela, il vous faut effectuer en amont une recherche d'antériorité et vérifier que votre marque ne porte pas atteinte aux droits antérieurs des tiers. 

Concrètement, comment faire ? 

Il existe deux types de recherche d’antériorité : 

• la recherche à l’identique ; 
• la recherche de similarités. 

La recherche à l’identique

Elle vous permet de vérifier qu’aucun signe identique n’existe et a déjà été déposé pour des produits ou services similaires aux vôtres, ou dans un domaine d’activité identique ou similaire au vôtre. 

Vous pouvez effectuer ces recherches seul à partir de la base de données de l’INPI ou encore sur des sites comme Infogreffe, mais ces résultats sont souvent loin d’être exhaustifs. 

Cette recherche ne vous permet pas en outre de vous assurer qu’un signe similaire ne s'oppose pas à votre demande ou à votre exploitation.

Il est vivement conseillé de vous faire accompagner par un avocat spécialisé lors de cette étude. D’autant plus qu’une recherche d'antériorité ne saurait être complète sans recherche de similarités. 

La recherche de similarités

Il s’agit sans doute de la recherche la plus complexe à mener. Cette recherche vise à identifier toutes ressemblances quelles soient visuelles, phonétiques, orthographiques entre votre signe et un signe déjà déposé. 

Même s’il n’existe aucun signe identique au vôtre, toute ressemblance, similitude qui pourrait entraîner une confusion aux yeux des clients constitue une antériorité. 

Or, même si l’INPI propose ce service de recherche de disponibilité, il ne lui revient pas d’interpréter les résultats et c’est là que réside toute la difficulté. A quel niveau peut-on affirmer qu’un signe plus ou moins similaire ne crée pas de confusion chez le public ?   

C’est la raison pour laquelle il est essentiel de prendre toutes les précautions et de vous faire accompagner par un avocat spécialisé. 

A défaut, vous risquez de déposer une marque, d’exercer votre activité sous cette marque, d’engager des frais marketing pour développer votre image de marque, de vous constituer une clientèle, puis de perdre d’un jour à l’autre tout droit d’utilisation sur votre marque et de devenir contrefacteur à votre insu. 

Par le biais d’une action en nullité, les tiers peuvent à tout moment contester la validité de la marque.

Ainsi, l’absence de recherche d’antériorité ou une recherche d’antériorité bâclée peut entraîner de lourdes conséquences sur l’image de votre entreprise et sur tous les investissements  que vous aurez déjà effectués. Après plusieurs années d'activité, une action en nullité peut être dramatique pour la survie même de votre activité. 

(Pour en savoir plus sur l’importance de la recherche d’antériorité, consultez mon article “Pourquoi faire une recherche d’antériorité avant de déposer une marque ?”). 

Sélectionner les produits et services et bien rédiger les libellés de classes

Une fois votre marque trouvée, et après une recherche d’antériorité poussée, il vous faut désormais déterminer l’étendue de la protection de votre marque. 

L’ensemble des services et produits proposés par votre activité, et qui feront l’objet d’une protection doivent être listés. Il s’agit du libellé de votre marque. 

L’ensemble des produits et services font l’objet d’une classification, aussi appelée “classification de Nice”. 

Pour protéger vos produits et services, il vous faut sélectionner les différentes classes attenantes et rédiger le libellé qui déterminera la portée de la protection de votre marque. 

Mais contrairement à ce que l’on pense, cette étape peut très vite s’avérer complexe. Le dépôt de marque offre une protection et un monopole d’exploitation sur les produits et services visés dans le libellé qui fera l’objet d’un enregistrement auprès de l’INPI. Il s’agit du principe de spécialité.

Il est donc essentiel de viser des produits et services en lien avec l’exploitation actuelle et future de votre entreprise. Il convient d’être rigoureux dans le choix des classes. 

Et c’est encore là que les choses se complexifient : 

• si vous optez pour un dépôt trop restreint, vous risquez de ne pas couvrir l’ensemble de vos produits et services et de voir un concurrent déposer un signe similaire pour des produits et services que vous auriez omis de protéger et de faire apparaître dans votre demande d’enregistrement. Vous risquez également de devoir procéder à un nouveau dépôt et d’engager de nouveaux frais si par manque d’anticipation, vous étendez dans les quelques mois qui suivent la palette de services et de produits que vous proposez ;
• à l’inverse, si vous optez pour un dépôt trop large en sélectionnant un nombre important de classes (pensant à tort vous garantir une protection étendue), ce sont des frais supplémentaires que vous engagez. Vous risquez en outre de recevoir une opposition de la part de l’INPI ou une contestation / action en déchéance de marque de la part d’un tiers au motif que les produits et services que vous protégez ne sont en réalité pas exploités dans le cadre de votre activité. En effet, vous devez être en mesure de prouver quotidiennement que l’ensemble des produits/services visés dans votre libellé sont effectivement utilisés et exploités dans le cadre de votre activité. 

Rédiger un libellé de marque, sélectionner les produits et services actuels et futurs que vous souhaitez protéger ou encore choisir les bonnes classes, demande un travail minutieux et une expertise dans le domaine. Il est rare que les libellés standards de l’INPI suffisent à une protection optimale. Il est vivement recommandé de vous faire accompagner dans cette étape par un avocat spécialisé qui pourra rédiger un libellé personnalisé pour la protection de votre activité.  

Les démarches auprès de l’INPI

Toutes ces étapes réalisées, votre dossier est enfin prêt à être déposé auprès de l’INPI. 

Un avocat pourra s’assurer que vous disposez d’un dossier complet, sans erreur. A défaut, sachez que si certaines rectifications peuvent être apportées après le dépôt de votre dossier, elles se feront moyennant le paiement d’une taxe de 104 euros. 

Dès le dossier déposé, l’INPI vous transmet un récipissé par mail puis procède à la publication de votre dépôt auprès du Bulletin officiel de la propriété industrielle (BOPI) dans un délai de 6 semaines. 

Dès publication, une période de deux mois s’ouvre durant laquelle un tiers peut émettre une opposition ou des observations sur votre marque. C’est au cours de cette période qu’un tiers disposant de droits antérieurs peut s’opposer au dépôt de votre marque (au-delà de ces deux mois, il conserve toujours la possibilité de se retourner auprès du tribunal dans un délai de 5 ans pour réclamer la nullité de votre marque). 

En parallèle, l’INPI procède à l’examen de votre dossier et des formulaires transmis.

Après transmission des potentielles demandes d’opposition ou d’éventuelles observations, vous bénéficiez de la possibilité d’y répondre, voire de corriger certaines erreurs dans un délai communiqué par l’INPI. 

Si rien ne s’y oppose, l’INPI publie l'enregistrement de votre marque auprès du BOPI dans un délai minimal de 5 mois. Vous recevez alors un certificat attestant l’enregistrement de votre marque. 

Lorsque vous êtes accompagné par un avocat dans le cadre de votre dépôt, vous n’avez à vous soucier de rien. En effet, en tant que mandataire de la marque, c’est lui qui est en contacte directement avec l’INPI, qui vous fait part des échéances à mettre en place ou encore qui vous fait parvenir les différents documents relatifs à votre marque.

Pourquoi se faire accompagner par un avocat : les conseils de Me Marina Taïb

Vous l’aurez compris, la procédure de dépôt de marque ne s’improvise pas et s’avère beaucoup plus complexe qu’elle n’y paraît. Les enjeux sont très importants. 

De plus, le dépôt d’une marque ne suffit pas pour que celle-ci soit complètement protégée, encore faut-il l’exploiter. Celle-ci doit faire l’objet d’une exploitation effective au risque de perdre sa protection par déchéance. 

Dès lors que la marque n’est plus utilisée pendant cinq années consécutives, elle encourt le risque de déchéance pour défaut d’exploitation (art. L714-5 du code de propriété intellectuelle). La déchéance pourra être demandée en justice par tout intéressé. Pour y échapper, le propriétaire de la marque devra démontrer par tout moyen la preuve de l’exploitation de sa marque au cours des cinq années visées.

De plus, après son dépôt, une marque est protégée pour une durée limite de 10 ans. Au-delà de ce délai, il sera nécessaire de renouveler votre marque aux fins de son exploitation. Le cas échéant, vous perdrez la protection. Le renouvellement de la protection devra être demandé au cours des 6 derniers mois de validité de l’enregistrement. La protection de la marque peut être renouvelée indéfiniment.

Il est également vivement recommandé de mettre en place un système de surveillance de marque. En effet, l’INPI n’effectue pas de recherche d’antériorité lors de l’examen des dossiers de dépôt de marque. Il appartient donc au titulaire de s’assurer qu’aucun tiers ne puisse porter atteinte à ses droits et de surveiller les dépôts postérieurs à l’enregistrement de sa marque pouvant être identiques ou similaires à celle-ci et qui viseraient des produits et/ou services similaires. A défaut de surveillance, le titulaire de la marque s’expose au risque de voir un concurrent profiter indûment de son image de marque pouvant entraîner un détournement de clientèle, des actes de contrefaçon, etc. 

(Pour en savoir plus sur l’importance de surveiller sa marque, consultez mon article “Mettre en place un système de surveillance de marque : quelle importance ?”). 

Un avocat spécialisé en propriété intellectuelle pourra vous accompagner durant toute votre procédure de dépôt de marque, du choix de votre signe jusqu’à son enregistrement en passant par l’interprétation des recherches d’antériorités et la rédaction des libellés. Il sera également à vos côtés pour répondre aux éventuelles relances en cas de problèmes lors de l’enregistrement de votre marque. 

Mais au-delà de cela, l’avocat sera en mesure de vous guider de manière stratégique sur l’ensemble de la protection mais aussi de la valorisation de votre marque. 

Il pourra vous assister et vous représenter en cas de contentieux, dans la rédaction et le dépôt d’opposition ou lors d’action en nullité, en déchéance, en contrefaçon ou concurrence déloyale. 

En outre, comme nous l’avons évoqué, la marque peut très vite représenter un actif immatériel valorisable. Ainsi, l’avocat en charge de votre dossier, pourra vous accompagner dans la rédaction de contrats de distribution, de licence de marque, de cession de marque ou de coexistence de marque.