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Après le dépôt de marque, vous devrez surveiller le marché afin de vous assurer qu’aucun tiers ne dépose un signe identique ou similaire. Quels sont les risques en l'absence de veille pour le titulaire de la marque ? Quels sont les outils pour procéder à la surveillance ? Captain contrat décrypte les enjeux de la surveillance de marque.
Une surveillance de marque qui pèse sur le titulaire
Contrairement à certains offices d’autres pays, l’INPI n’effectue pas de recherche d’antériorités, préalablement à l’enregistrement des marques. En effet, il n’appartient pas à l’examinateur de vérifier qu’une marque est disponible.
L’INPI se limite à :
- s’assurer que la marque est distinctive ;
- qu’elle ne porte pas atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs ;
- que les produits et services visés sont inscrits dans les bonnes classes et constituent un libellé conforme aux pratiques de l’office.
En ce sens, il est tout à fait possible qu’une marque identique ou similaire à une marque antérieure soit enregistrée par l’INPI, sans que le titulaire de la marque antérieure soit averti de ce dépôt. Ainsi, ce dernier ne pourra pas former d'opposition au dépôt dans le délai imparti à savoir : 2 mois à compter de la date de publication au BOPI.
En France, il appartient donc au titulaire de s’assurer qu’aucun tiers ne puisse porter atteinte à ses droits en surveillant les dépôts postérieurs à l’enregistrement de sa marque qui seraient identiques ou similaires à celle-ci et qui viseraient des produits et/ou services similaires.
L’intérêt de mettre en place une surveillance de marque
La marque est un élément distinctif majeur de l’entreprise. Si l’entreprise souhaite maintenir son avantage concurrentiel et les investissements publicitaires et de marketing faits sur la marque, il est impératif qu’elle la surveille.
En effet, l’usage non autorisé d’une marque concurrente affaiblit considérablement l’exclusivité du droit privatif que confère l’enregistrement d’une marque à son titulaire.
Le titulaire qui ne surveille pas sa marque et qui ne se soucie pas des dépôts postérieurs, s’expose à ce que l’un de ses concurrents profite indûment de ses efforts commerciaux et de la possible renommée de sa marque pour détourner la clientèle qui y est attachée.
Ce préjudice est d’autant plus avéré lorsqu’il existe un réel risque de confusion entre les signes et que l’entreprise concurrente commercialise des produits et services de moindre qualité, si bien que le titulaire de la marque antérieure voit sa marque se dévaloriser.
Il est également important de surveiller sa marque afin de pouvoir être averti des marques gênantes déposées et de pouvoir s’y opposer dans le délai imparti. Le délai d’opposition est de 2 mois à compter du dépôt pour les marques françaises et de 3 mois à compter du dépôt pour les marques de l’Union Européenne.
Une fois le délai d’opposition prescrit, le titulaire de la marque antérieure est contraint d’agir devant les tribunaux, ce qui engendre une procédure longue et onéreuse.
Le fait de ne pas surveiller sa marque a également pour incidence d’exposer le titulaire à un risque juridique, appelé la forclusion par tolérance.
En effet, le droit des marques français prescrit par 5 ans l’action du titulaire de la marque antérieure qui a eu connaissance de la marque postérieure mais qui est resté inactif.
Passé ce délai, le titulaire resté inactif, perd son droit d’agir en contrefaçon ou en nullité à l’encontre de la marque postérieure.
Comment surveiller sa marque ?
L’INPI propose un service annuel via sa base de données de marques. Celui-ci reste toutefois onéreux et se limite à la signalisation des marques sans aucune analyse. Or il est important de pouvoir apprécier les chances de succès d’une éventuelle opposition avant de s’engager dans une procédure qui pourrait s’avérer inutile.
Une telle analyse opérée par un conseil permet d’apprécier réellement la similarité entre les signes et entre les produits et services et d’apprécier s’il existe un réel risque de confusion. C’est pourquoi, il est vivement conseillé, pour surveiller sa marque, de recourir à un conseil spécialisé. Celui-ci se chargera lui-même de mettre en place ladite surveillance et vous avertira de toutes les marques relevées susceptibles de créer une confusion avec la vôtre.
Il procédera à une estimation des chances de succès d’une éventuelle opposition et vous conseillera sur la manière dont il convient d’aborder le titulaire de la marque relevée.
Il se chargera de l’envoi éventuel du courrier de mise en demeure et vous représentera s’il y a lieu de négocier avec le titulaire de la demande d’enregistrement afin que celui-ci retire sa marque ou une partie des produits et/ou services litigieux.
Que se passe-t-il lorsque la surveillance de marque révèle une marque identique ou similaire à une marque antérieure ?
Lorsque l’on a mis en place une surveillance de marque, le titulaire est généralement averti du dépôt litigieux dans un délai suffisamment long pour prendre les dispositions nécessaires à la préservation de ses droits et de ses intérêts. Préalablement à toute action, il est conseillé d’adresser un courrier de mise en demeure au titulaire de la marque relevée, afin de lui exposer les droits antérieurs du titulaire et de tenter de trouver un accord amiable.
Il est alors possible de solliciter le retrait total de la marque litigieuse, si celle-ci est identique ou à tout le moins fortement similaire et qu’elle vise des produits et/ou services identiques.
Il est également possible de demander au titulaire de la demande d’enregistrement de modifier le libellé de sa marque en limitant son libellé, c'est-à-dire en supprimant certains produits et/ou services identiques et/ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.
Ainsi, il est fréquent qu’un courrier, envoyé suffisamment tôt durant le délai d’opposition (2 mois pour les marques françaises à compter du dépôt et 3 mois pour les marques de l’Union Européenne à compter du dépôt), aboutisse à un règlement amiable avec le déposant de la marque relevée, notamment par la conclusion d’un accord de coexistence ou par le retrait du dépôt litigieux.
Dans l’hypothèse où le titulaire de la marque relevée refuserait de faire droit à ces demandes ou que les négociations n’aboutiraient pas, le titulaire de la marque antérieure serait contraint de former une opposition devant l’INPI ou devant l’EUIPO (tout dépend si la marque relevée est une marque française ou de l’Union Européenne) dans les 2 mois (3 mois pour la marque de l’Union Européenne) suivant la publication de la marque relevée.
En résumé :
L'INPI n'effectue pas de recherche d'antériorité ou de disponibilité d'une marque. En conséquent, deux marques identiques ou similaires peuvent faire l'objet d'un dépôt.
- Bien que peu connue en pratique, la surveillance consiste à effectuer une veille du marché pour s'assurer qu'aucun tiers ne porte à atteinte à une marque déposée antérieurement.
Le titulaire ayant connaissance d'un dépôt litigieux peut demander le retrait total de la marque postérieure ou la modification du libellé de la marque. Il dispose d'un délai de 2 mois pour entamer une procédure d'opposition.
