Vous êtes entrepreneur et souhaitez déposer votre marque auprès de l’INPI ? Au préalable, il sera nécessaire de vérifier que la marque est valable et disponible grâce à la recherche d’antériorité. Cette étape est essentielle car il est possible en principe que deux marques aux dénominations identiques coexistent notamment si elles concernent des produits ou services différents. Afin d’éviter tout risque d’opposition, il est donc indispensable de vous assurer qu’aucun tiers n’est titulaire d’une marque similaire ou identique à celle que vous entendez protéger. À défaut, vous risqueriez également de vous retrouver, à votre insu, en position de contrefacteur. Maître Anthony Canivez, avocat spécialisé en droit de la propriété intellectuelle et des nouvelles technologies, décrypte pour vous le sujet.
Qu’est-ce que la recherche d’antériorité de marque ?
Pour être valablement déposée, une marque doit répondre à un certain nombre de critères. Elle doit être :
- Distinctive : c'est-à-dire permettre au public de distinguer vos produits et services de ceux de vos concurrents. Mais elle ne doit pas pour autant être descriptive, c’est-à-dire porter le nom de l’un de vos produits (si vous commercialisez des chaises par exemple, votre marque ne pourra être “Chaise”). Attention, l’INPI est très strict sur cette appréciation du caractère distinctif ;
- Licite : elle ne peut pas être contraire aux bonnes mœurs et à l’ordre public. Le signe ne doit pas être contraire à la loi ou encore porter atteinte à des principes essentiels. Tous termes injurieux, incitant à la haine, à la violence…ne pourra être déposé.
- Disponible : elle ne reproduit pas ou n’imite pas une marque antérieure portant sur des produits et services similaires aux vôtres.
Avant de déposer une marque, il est donc important de vérifier si celle-ci est “disponible”, c’est-à-dire de vérifier si elle n’a pas déjà été déposée et ne porte pas atteinte aux droits de tiers. Cette étape est la recherche d'antériorité. Elle est d'ailleurs aussi appelée recherche de disponibilité.
L'article L. 711-3 du Code de propriété intellectuelle pose le cadre de la recherche d'antériorité. Ainsi, une marque ne peut être valablement enregistrée si elle porte atteinte aux droits antérieurs suivants :
- Marques antérieures ;
- Dénominations ou raisons sociales s'il existe un risque de confusion dans l'esprit ;
- Noms commerciaux, enseignes, noms de domaine dont la portée n'est pas seulement locale s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
- Indications géographiques ;
- Droits d'auteur ;
- Droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
- Droit de la personnalité d'un tiers ;
- Nom, image ou renommée d'une collectivité territoriale ou d'un d'un établissement public de coopération intercommunale ;
- Nom d'une entité publique s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public.
La recherche d’antériorité permet de se prémunir contre tout conflit ultérieur. En effet, le titulaire d’une marque similaire ou identique préalablement déposée à la vôtre pourrait agir en contrefaçon de marque.
C’est aussi une façon de s’assurer que la marque que vous avez choisie n’existe pas déjà et ne risque donc pas de créer une confusion dans l’esprit du public.
La «recherche d'antériorité» est réalisée le plus souvent par un avocat ou un conseil spécialisé en propriété intellectuelle. Mais elle peut aussi être effectuée par la personne qui souhaite déposer la marque.
Comment faire une recherche d'antériorité ?
Pour vérifier que votre marque ne porte pas atteinte à des droits antérieurs, il est nécessaire de procéder en amont à cette recherche d’antériorité. Elle implique deux méthodes : une recherche à l’identique et une recherche de similarité.
Comment effectuer une recherche à l’identique ?
La recherche à l’identique permet de vérifier que la dénomination que l’on entend donner à sa marque n’existe pas à l’identique, c’est-à-dire à la lettre près, à une autre marque déjà déposée pour :
- Des produits similaires aux vôtres ;
- Ou d’un dans un domaine d’activité identique ou similaire au vôtre.
La recherche d’antériorité s’effectue parmi :
- Les marques produisant leurs effets sur le territoire français ;
- Les marques de l’Union européenne ;
- Les marques internationales désignant la France.
Les entrepreneurs se contentent souvent uniquement de la recherche à l’identique. Celle-ci est insuffisante et doit nécessairement être complétée par une recherche de similarité.
En effet, la marque confère à son titulaire le monopole d’utilisation d’une marque identique, quasi-identique, ou similaire.
Une simple recherche à l’identique n’aurait pas permis de faire ressortir cette similarité. C’est en ce sens que la recherche de similarité est cruciale pour l’avenir de votre marque.
Comment effectuer la recherche de similarité ?
Contrairement à une simple comparaison d’orthographe à l’identique, la recherche de similarité prend en compte d’autres éléments tels que des ressemblances phonétiques, visuelles, pouvant exister entre le nom que vous souhaitez déposer et ceux déjà enregistrés. Autrement dit, il s’agit notamment de rechercher s’il existe des noms « proches » de celui que vous envisagez de déposer.
Par ailleurs, la recherche de similarité n’englobe pas uniquement les marques déjà déposées, mais doit nécessairement prendre en compte d’autres signes distinctifs, tels que :
- Les noms de domaines ;
- La dénomination sociale ;
- Ou encore le nom commercial.
Il ne doit pas y avoir de risque de confusion dans l’esprit du public. La recherche de similarité s’avère donc être un travail conséquent à la charge de l’entrepreneur. D’autant que cette phase de recherche se complète par une phase d’interprétation des résultats de la recherche. Celle-ci peut s’avérer très compliquée. En effet, à partir de quel moment pouvons-nous affirmer qu’une marque plus ou moins similaire avec une autre ne crée pas de confusion chez le public ?
À défaut, vous risquez de déposer une marque, de démarrer votre activité avec tous les frais marketing que cela comporte et de vous voir opposer parfois après plusieurs années d'activité une action en nullité de marque.
Absence de recherche d’antériorité : quels risques pour le déposant ?
Si cette vérification n'est pas effectuée avec minutie et de manière exhaustive, vous vous exposez à un risque de rejet de l’INPI ou à une procédure d’opposition.
Le risque d'une procédure d'opposition
Une tierce entreprise peut estimer que votre marque est identique ou similaire à la sienne, et former ainsi opposition au dépôt de votre marque :
- Les tiers disposent d’un délai de 2 mois à compter du dépôt (3 mois pour les marques européennes) pour former opposition.
- La procédure d’opposition se fait auprès de l’INPI.
- Si elle est fondée, elle permet d’empêcher l’enregistrement de la marque nouvelle, dans la mesure où celle-ci porte atteinte aux droits de la marque antérieure du tiers.
- Si l’INPI vous informe que votre dépôt fait l’objet d’une opposition, cela entraînera nécessairement un coût et vous devrez répondre précisément à cette opposition par la rédaction d’un mémoire. La rédaction d’un tel document n’est pas aisée et nécessite l’accompagnement d’un avocat.
Le risque d'une action en contrefaçon
Si aucune opposition n’a été réalisée dans le délai de 2 mois, le titulaire de la marque antérieure pourra toujours agir devant les tribunaux compétents sur le fondement de la contrefaçon.
La responsabilité civile du contrefacteur peut être engagée devant un tribunal judiciaire compétent. La victime pourra demander :
- Des dommages et intérêts ;
- La cessation de la contrefaçon ;
- La saisine et le versement à son bénéfice des sommes obtenues grâce à la vente de produit contrefaits.
La responsabilité pénale du contrefacteur peut être engagée auprès d'un tribunal correctionnel. Le contrefacteur encourt une peine de 3 ans d'emprisonnement et une amende de 300 000 euros.
Il est très important de bien choisir votre sigle et de vous faire accompagner dès cette étape par un avocat spécialisé. Lui seul sera en mesure d’interpréter les risques de similitudes et le respect des critères de validité de votre marque. À défaut, vous risquez un rejet de l’INPI ou l’ouverture par un tiers d’une procédure d’opposition à votre encontre.
Quels sont les points de vigilance après le dépôt de marque ?
La surveillance de votre marque
Une fois votre marque déposée, le travail de l’entrepreneur ne s’arrête pas là. Il convient de surveiller régulièrement votre marque, afin de vérifier qu’aucune entreprise tierce ne dépose une marque identique ou similaire, ce qui porterait atteinte aux droits de votre marque.
La marque est un élément essentiel d’une entreprise qui lui permet de se différencier de ses concurrents. L’entreprise investit tout au long de sa vie sur son image de marque par des dépenses publicitaires, de la communication et un marketing ciblé.
Or, si un concurrent dépose une marque similaire à la vôtre sans autorisation, cela serait très néfaste à votre entreprise. Vous risquez un détournement de clientèle et votre marque serait par conséquent dévalorisée.
Ainsi la surveillance de marque est un élément clé tout au long de la gestion d’une entreprise, et elle nécessite d’agir rapidement lorsqu’un tiers dépose une marque similaire à la vôtre. Dans une telle situation, il sera judicieux de saisir un avocat pour défendre vos droits. Celui-ci sera à même d’envoyer un courrier de mise en demeure à l’entreprise titulaire de la marque litigieuse lui suggérant de retirer ou modifier le nom de marque envisagée ; ou à défaut, de former une opposition devant l’INPI ou d’entamer une procédure judiciaire.
Le risque de déchéance
L’action en déchéance est en principe formulée devant l’INPI. Elle vise à ce que le titulaire de la marque se voit déchu de ses droits, autrement dit qu’il perde le droit dont il était titulaire sur sa marque.
La déchéance pour défaut d'exploitation
La déchéance peut être le résultat d'un défaut d'usage de la marque, on parle alors de « déchéance pour défaut d’exploitation ». Ainsi une entreprise encourt le risque d’être l’objet d’une action en déchéance, si elle n’a pas usé de sa marque pendant une période 5 ans ininterrompue pour les produits ou services pour lesquels sa marque a été enregistrée.
La déchéance pour dégénérescence
La déchéance peut être aussi le résultat d’un usage rendant la marque générique ou trompeuse. On vise ici la « déchéance pour dégénérescence » d’une marque qui devient un nom commun servant à désigner le produit lui-même, ou induisant le public en erreur sur l’origine, la nature ou la provenance du produit ou service. Ainsi, elle ne peut donc plus voir son usage protégé en tant que marque.
Toute personne peut introduire une action en déchéance, sans avoir à justifier d’un intérêt à agir.
La recherche d’antériorité peut s’avérer complexe. Elle ne se limite pas à passer en revue le listing des marques existantes. Un avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle saura effectuer une recherche d’antériorité en profondeur. Il pourra vous garantir une réelle analyse et une bonne interprétation quant à la similarité de votre marque et celle d’une marque antérieure exploitée par un tiers. Il vous permettra d’éviter tout risque juridique ultérieur, dont les conséquences financières pourraient s’avérer fâcheuses pour l’avenir de votre entreprise, mais encore d’apprécier la nécessité de recourir à une opposition ou à une action en déchéance, lorsqu’un tiers porte atteinte aux droits de votre marque.
En résumé :
- La recherche d'antériorité est encadrée par l'article L. 711-3 du Code de la propriété intellectuelle.
- Il existe deux méthodes pour effectuer une recherche d'antériorité : la recherche à l'identique et la recherche de similarité.
- En l'absence de recherche d'antériorité, plusieurs risques sont à prendre en compte pour le déposant : un rejet de la demande de dépôt de marque par l'INPI, l'ouverture d'une procédure d'opposition par un tiers ou une action en contrefaçon.
