Comment déposer une marque Européenne ?

En tant qu’entrepreneur, le dépôt de votre marque est un atout essentiel car cela vous permet notamment de bénéficier d’un monopole d’exploitation et d’une visibilité de vos produits et services auprès de vos consommateurs tout en vous distinguant de vos concurrents sur un même marché. 

Vous avez déposé votre marque en France et vous réfléchissez à étendre votre activité au-delà des frontières ? Avant de vous lancer, il est important de comprendre que votre marque française ne vous protège pas en dehors du territoire français. Il faudra donc étendre sa protection. Sachez que le dépôt préalable de votre marque française est un atout si vous souhaitez la déposer également dans l’Union Européenne, notamment grâce au droit de priorité. 

Toutefois, le dépôt d’une marque française n’est pas une obligation et il est également possible de déposer directement votre marque dans l’Union Européenne.

Me Marie Marcotte, avocate en droit commercial, propriété intellectuelle et en droit du numérique, vous accompagne dans le dépôt d’une marque dans l’Union Européenne. 

Rappel : la procédure de dépôt de marque en France

Si vous avez déposé ou enregistré votre marque auprès de l’INPI (Institut National de la Propriété Intellectuelle), vous bénéficiez d’une protection uniquement sur le territoire français. 

Pour rappel, la procédure de dépôt de la marque en France, se fait directement en ligne auprès de l’INPI. Pour cela, il vous faut au préalable définir la ou les catégories de produits et services que vous souhaitez protéger sur la base de la classification de Nice (depuis le 1er janvier 2021, celle-ci a fait l’objet de modifications). 

Cette première étape est importante et peut s’avérer complexe : 

• l’oubli d’une classe et c’est le risque que certains de vos produits ou services ne soient pas protégés ; 
• l’abus dans le choix des classes et c’est le risque de se voir exposer un rejet par l’INPI. 

La rédaction de vos libellés de produits et services nécessite également une grande rigueur et de la précision afin de vous assurer une protection complète. 

Par ailleurs, il faut également veiller à vous assurer de la disponibilité du signe choisi pour votre marque, c’est-à-dire veiller à ce qu’il n’existe pas de droit antérieur le concernant. Cette vérification s’effectue par le biais d’une recherche d’antériorité. Il vous faudra procéder à un double contrôle : 

• la recherche à l’identique : elle vous permet de vérifier qu’aucune marque, dénomination sociale ou nom de domaine strictement identique au signe que vous souhaitez déposer, n’existe pas déjà (est déjà déposée) pour des produits et services similaires aux vôtres ou dans un domaine d’activité identique ou similaire au vôtre ; 
• la recherche de similarités : plus subtile que la recherche à l’identique, elle permet de vérifier qu’aucun signe similaire au vôtre n’existe pas déjà. Elle prend en compte des éléments tels que des ressemblances phonétiques, visuelles… qui de manière globale risqueraient d'entraîner une confusion dans l’esprit du public. Cette recherche requiert une phase d’interprétation pouvant s’avérer complexe. 

Une fois la marque déposée, l’INPI vous transmet votre récépissé de dépôt par mail et  publie la demande de marque au Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle (BOPI). 

Dans les deux mois suivant le dépôt de votre marque, celle-ci pourra faire l’objet d’une opposition par un tiers ou d’observations de la part de l’INPI. Pendant cette période, l’enregistrement de marque risque donc de ne pas aboutir. Une fois la procédure achevée et validée, l’INPI publie l’enregistrement de votre marque au BOPI dans un délai minimal de cinq mois suivant le dépôt et vous adresse le certificat d’enregistrement.

Comment déposer une marque de l’Union Européenne dans le cadre du droit de priorité ?

En tant qu’entrepreneur, vous pouvez être amené à développer rapidement votre activité au-delà du territoire de la France afin d’exporter vos produits et/ou services dans l’Union Européenne ou encore de vous installer directement dans un ou plusieurs autres États Membres de l’Union Européenne.

Un droit de priorité existe et est ouvert à toute personne déposant une marque au sein d’un pays membre de l’Union de Paris ou de l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

Le déposant dispose alors de ce droit de priorité pendant une durée de 6 mois à compter de son dépôt de marque en France, pour étendre la protection de sa marque à l’étranger. L’intérêt réside dans le fait que ce second dépôt à l’étranger prend effet rétroactivement à la date de dépôt initial de la marque en France. Il s’agit donc d’un atout considérable sur vos concurrents puisque vous pourrez dès lors vous opposer au dépôt d’une marque similaire ou identique d’un tiers entre la date de dépôt de votre marque française et la date de son extension. De fait, si un tiers/concurrent dépose une marque similaire ou identique dans un pays étranger, votre droit de priorité vous permettra d’en demander la nullité. 

Le droit de priorité vous permet donc de réfléchir à votre stratégie de déploiement et facilite vos démarches d’extension pour obtenir une protection sur l'ensemble du territoire de l'Union européenne.

Rassurez-vous, si vous ne pouvez pas utiliser le droit de priorité, soit parce que vous n’avez pas déposé votre marque en France, soit parce que vous êtes hors délai, vous pourrez tout de même déposer une marque européenne dans le cadre d’un dépôt initial.

Comment déposer une marque de l’Union Européenne dans le cadre d’une procédure de dépôt initial ?

En dehors du droit de priorité, il n’est évidemment pas interdit de procéder au dépôt d’une marque de l’Union Européenne que ce soit à titre complémentaire de votre marque française - en dehors du délai de six mois - ou bien à titre initial - sans dépôt préalable en France. Ce dépôt peut s’effectuer en ligne sur le site de l’Office de l’Union Européenne pour la Propriété Intellectuelle (EUIPO). En fonction de votre stratégie, il sera opportun de prendre en compte les conséquences d’un dépôt à titre initial dans l’Union Européenne. En effet, ce dépôt se fait de manière décorrélée d’une quelconque marque française. 

Le dépôt d’une marque dans l’Union Européenne peut être effectué de plusieurs façons : 

• de manière nationale : dépôt de votre marque dans chaque pays où vous souhaitez l’exploiter ; 
• de manière régionale pour certains pays ; 
• dans l’Union européenne : votre marque sera alors protégée dans les 27 pays membres.  

Les différences sont de l’ordre des territoires exploités et il faut noter que ces systèmes fonctionnent en complément les uns des autres.

Par exemple, si vous souhaitez déposer votre marque de manière limitée dans un ou plusieurs pays de l’Union Européenne parmi les 27 Etats Membres, vous opterez pour la procédure nationale en introduisant une demande d'enregistrement directement auprès de chaque office national de la Propriété Intellectuelle concerné. Par contre, cela entraînera des coûts pour chaque dépôt dans chaque office national. Attention, les procédures, les délais et les réglementations varient en fonction des pays. N’hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel. 

La procédure régionale vous permet, quant à elle, de faire enregistrer votre marque en Belgique, aux Pays-Bas et/ou au Luxembourg en introduisant une demande directement auprès de l’Office Benelux de la Propriété Intellectuelle pour les trois pays. 

Enfin, la procédure européenne vous permet d’introduire une demande de marque de l'Union Européenne auprès de l'EUIPO pour qu’elle soit applicable dans les 27 Etats membres. Vous bénéficierez donc d’un titre unique et vous acquitterez une seule fois des frais de procédure.

Une fois enregistrée, votre marque européenne vous protège pendant 10 ans et pourra faire l’objet d’un ou plusieurs renouvellements.

Quels sont les avantages du dépôt d’une marque de l’Union Européenne?

L’élargissement de votre marque française à une marque de l’Union Européenne ou son dépôt à titre initial s’avère aujourd’hui de plus en plus opportun compte-tenu de l’internationalisation des échanges et de la mondialisation qui accroît les exportations de produits et services. 

La protection accordée aux marques européennes s’avère donc particulièrement intéressante. En effet, pour rappel, une marque enregistrée vous permet de protéger la valeur de votre image de marque, de vous constituer un actif, de défendre votre marque face à vos concurrents, de bien définir vos droits mais également de lutter contre la contrefaçon et la fraude.

Lorsque votre marque est enregistrée dans l’Union Européenne, elle bénéficie de certains avantages supplémentaires, en particulier l’enregistrement unique (dépôt auprès de l’EUIPO dans une seule langue et application dans les 27 États membres). L’unicité de cette procédure a également un impact financier puisque cela permet de réduire les frais de dépôt applicables lors du dépôt initial mais également dans le cadre de ses renouvellements. 

Par ailleurs, le délai d’opposition et de contestation est allongé par rapport au dépôt de la marque en France. Il est de trois mois au lieu de deux. Toutefois, grâce à l’option Fast Track, il est possible d’obtenir l’enregistrement d’une marque européenne en moins de quatre mois mais cette procédure accélérée n’est valable qu’à défaut d’opposition ou de notification d’irrégularité d’un tiers ou de l’EUIPO. 

Par ailleurs, la durée de la procédure d’opposition varie en fonction des éventuelles demandes de suspension effectuées par les avocats des parties. Au sein de l’Union Européenne, le délai de suspension est allongé à 2 ans (contre 12 mois en France). Cette période de sursis dite de “cooling off” vise à permettre et inciter la négociation entre les parties.  

De même, le site de l’EUIPO met en place des outils efficaces pour vous assurer de ne pas faire l’objet d’une notification d’irrégularités; en ce sens, il est plus abouti que celui de l’INPI. Par exemple, vous trouverez en ligne l’ensemble des décisions d’enregistrement des marques mais également les décisions de refus ou encore les lignes directrices de l’EUIPO sur lesquelles vous pourrez avec votre avocat vous appuyer dans le cadre de votre démarche. Cela vous permettra d’anticiper les critères de décision applicables afin d’y répondre au mieux. Vous bénéficierez également d’un outil de traduction automatisé et fiable pour vous aider dans votre dépôt ou  d’outils pertinents tels que les bases de données TMView, TMClass ou «Goods and Services Builder » pour déposer le signe ou les produits et services de manière pertinente.

Quelles erreurs éviter lors de votre dépôt de marque européenne ?

Malgré une procédure simple et peu chère, il faut veiller à ne pas commettre d’erreurs dans le cadre de l’extension de votre marque ou de son dépôt initial. 

Par exemple, du fait de l’unicité de la protection de la marque de l’Union Européenne dans tous les Etats membres, chacun d’eux doit accepter l’enregistrement de la marque sur son territoire et effectuer, en dehors de votre droit de priorité, un contrôle de disponibilité des droits qui peut conduire à l’irrecevabilité de votre dépôt. C’est la raison pour laquelle, lorsque vous envisagez une telle extension, la recherche de disponibilité des droits sur chaque territoire est essentielle. 

Comme indiqué, le dépôt de la marque dans l’Union Européenne fait l’objet d’un délai d’opposition ou de notification d’irrégularités légèrement allongé par rapport à la France. Il faut noter que près de 10 millions de marques sont enregistrées dans l’Union Européenne et que les probabilités qu’une marque fasse l’objet d’une opposition est de l’ordre de 20%, ce qui n’est donc pas négligeable. 

Quoi qu’il en soit, si votre demande d’enregistrement auprès de l’EUIPO n’aboutit pas, vous pourrez effectuer des demandes de dépôts au niveau national pour chaque pays de l’UE au sein desquels vous envisagez d’exploiter votre marque. En revanche, l’opération donnera lieu à une taxe de transformation en plus des taxes nationales exigées dans chaque pays pour l’enregistrement d’une marque nationale. Cette transformation est automatique, ce qui signifie que le dossier déposé devant l’EUIPO sera transmis dans les pays concernés sans avoir à effectuer de nouvelles demandes individuelles.

Pour ne pas commettre d’erreurs, portez votre attention sur les points suivants:

• ne négligez pas les recherches d’antériorité pour vous assurer de la disponibilité de votre marque ;
• rédigez précisément les libellés des produits et services concernés ;
• déposez uniquement les produits et services que vous souhaitez exploiter car sinon votre marque pourrait être annulée pour défaut d’exploitation pendant une période de cinq ans (déchéance de marque) ;
• mettez en place une veille active sur vos marques et notamment sur les dépôts de tiers afin de procéder à des oppositions en temps voulu ;
• gérez activement votre portefeuille de marques et anticipez les échéances de renouvellement.

Protéger vos droits au sein de l’Union Européenne vous permettra donc de développer considérablement votre activité dans un contexte de marché dynamique à l’international. Malgré une procédure flexible et simplifiée, le dépôt de marque au niveau européen nécessite un suivi attentif et stratégique. Au vu des enjeux et des points d’attention mentionnés, vous faire accompagner par un avocat spécialisé est recommandé pour anticiper et pallier toute difficulté.